W niedawnym wyroku w sprawie C-361/22 z powództwa Industria de Diseño Textil SA (Inditex) – właściciela praw do znaków towarowych ZARA - przeciwko Buongiorno Myalert SA, Trybunał odniósł się do zakresu ograniczenia możliwości wykonywania praw ze znaku towarowego wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. C) Dyrektywy 2008/95/WE (Dyrektywa 2008). I chociaż przepisy analizowane przez Trybunał nie obowiązują od lat, to mają istotny wpływ na obecny stan prawny ujęty w Dyrektywie (UE) 2015/2436 (Dyrektywa 2015).
Tło sporu
W 2010 r. spółka Buongiorno, świadcząca usługi informacyjne za pośrednictwem Internetu i sieci telefonii komórkowej, przeprowadziła kampanię reklamową dotyczącą subskrypcji usługi przesyłania treści multimedialnych za pomocą SMS-ów pod nazwą „Club Blinko”. W ramach kampanii, użytkownicy mogli wziąć udział w losowaniu, w którym jedną z możliwych do wygrania nagród była karta podarunkowa ZARA o wartości 1000 EUR. Na stronie organizatora, po kliknięciu w baner umożliwiający wzięcie udziału w losowaniu, użytkownikowi pokazywało się oznaczenie „ZARA” obramowane prostokątem przypominającym format kart podarunkowych.
Inditex, właściciel praw do znaków towarowych ZARA wytoczył powództwo przeciwko Buongiorno, podnosząc zaistnienie ryzyka konfuzji po stronie odbiorców oraz, zarzucając spółce czerpanie korzyści z renomy znaku towarowego, jak również działanie na szkodę tej renomy (to jest naruszenie art. 34 ust. 2 lit. b) i c) hiszpańskiej ustawy 17/2001 o znakach towarowych, Ley 17/2001 de Marcas). Buongiorno, broniąc swojej pozycji, zaprzeczyło naruszeniu praw do znaku ZARA oraz wskazało, że użycie oznaczenia nie nastąpiło w charakterze znaku towarowego, a jedynie w celu wskazania możliwej do wylosowania nagrody, co mieściło się zdaniem Buongiorno w zakresie używania „tytułem referencyjnym” (według polskiej terminologii jest to „użycie informacyjne”) zgodnym z art. 37 ustawy o znakach towarowych.
Stanowisko sądów krajowych
Zarzuty Inditexu kierowane pod adresem Buongiorno nie znalazły uznania na sali sądowej. Sąd pierwszej instancji oddalił żądania Inditexu stwierdzając, że chociaż używanie przez Buongiorno znaku towarowego ZARA nie mieściło się w tzw. użyciu referencyjnym, to nie zostały spełnione przesłanki naruszenia art. 34 ust. 2 lit. b) i c) ustawy o znakach towarowych, a zatem użycie to ani nie prowadziło do powstania ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców ani nie czerpało w sposób nieuprawniony z renomy znaku.
Od wyroku pierwszej instancji Inditex wniósł apelację, ograniczając ją jedynie do zarzutu z art. 34 ust. 2 lit. c) ustawy o znakach towarowych, odnoszącego się do kwestii renomy. W drugiej instancji jednak sąd zgodził się z ustaleniami poczynionymi przez sąd pierwszej instancji i uznał, iż nie doszło do naruszenia renomy znaku towarowego ZARA ani do czerpania z tej renomy nienależnych korzyści.
Inditex, nie zgadzając się ze stanowiskiem sądu drugiej instancji, wniósł skargę kasacyjną do hiszpańskiego sądu najwyższego (Tribunal Supremo), który to następnie skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału.
Pytanie prejudycjalne i postępowanie przed Trybunałem
Chociaż zarówno w drugiej instancji, jak i w postępowaniu przed sądem najwyższym powołany był jedynie przepis odnoszący się do naruszenia renomy znaku, to sąd najwyższy uznał za zasadne skierowanie do Trybunału pytania odnoszącego się do używania znaku „tytułem referencyjnym”. Zakładając, że w trakcie postępowania może dojść do stwierdzenia naruszenia renomy znaku, Sąd chciał ustalić, jakie byłyby kryteria wyłączenia możliwości dochodzenia ochrony ze znaku. Wątpliwości sądu najwyższego związane z interpretacją art. 6 ust. 1 lit. c) Dyrektywy 89/104 implementowanego do prawa hiszpańskiego wynikały z treści obecnie obowiązującego art. 14 ust. 1 lit. c) Dyrektywy 2015/2436, który wydaje się mieć szerszy zakres wyłączenia niż miało to miejsce w Dyrektywie 89/104, a następnie zastępującej ją Dyrektywie 2008/95. Pytanie zadane przez Tribunal Supremo brzmiało następująco: czy art. 6 ust. 1 lit. c) Dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że dotyczy on każdego używania znaku towarowego w obrocie handlowym przez osobę trzecią w celu wskazania towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela tego znaku towarowego lub odniesienia się do nich, zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle, czy jedynie używania tego znaku towarowego, które jest niezbędne do wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru sprzedawanego przez osobę trzecią lub oferowanej przez nią usługi.
Aby lepiej zrozumieć tło sprawy warto sięgnąć do opinii Rzecznika Generalnego Macieja Szpunara sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu. Przytacza on wniosek Komisji dotyczący Dyrektywy 2015, w którym uznano, że należy […] przewidzieć […] wyraźne ograniczenie obejmujące użycie polegające na „szeroko rozumianym” nawiązaniu do produktu lub usługi. Jak zauważa Rzecznik, wykorzystanie we wniosku słowa „należy” wskazuje na wolę modyfikacji regulacji zawartych w dotychczas obowiązujących przepisach, nie natomiast ich doprecyzowanie. Co więcej, w motywie 25 do Dyrektywy wskazano na brak uprawnienia właściciela znaku towarowego do uniemożliwienia ogólnego używania znaku w rzetelny i uczciwy sposób w celu wskazania lub odwołania się do danych towarów i usług jako towarów i usług danego właściciela. Jest to więc w wykładni literalnej zakres zdecydowanie szerszy niż w przypadku art. 6 Dyrektywy 2008/95, w którym w sposób wyraźny przewidziano konieczność wskazania zamierzonego przeznaczenia towarów i usług.
Rzecznik wskazał, że takie postrzeganie zakresu art. 6 Dyrektywy 2008/95 oraz art. 14 Dyrektywy 2015/2436 zdaje się być potwierdzone również we wcześniejszym orzecznictwie Trybunału, w tym w wyrokach z dnia 17 marca 2005 r., Gilette Company i Gilette Group Finland, C-228/03 oraz z dnia 8 lipca 2010 r., Portakabin, C-558/08.
Analizując zarówno opinię Rzecznika Generalnego, jak i wcześniejsze orzecznictwo, Trybunał jednoznacznie stwierdził, że zakres zastosowania art. 6 ust. 1 lit. c) Dyrektywy 2008/95 obejmuje używanie znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego wyłącznie wtedy, gdy używanie to jest ograniczone do sytuacji, w której używanie to jest zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle, a nadto niezbędne do wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru sprzedawanego przez osobę trzecią lub oferowanej przez nią usługi. Tymczasem w kontekście art. 14 ust. 1 lit. c) Dyrektywy 2015/2436 taka sytuacja odpowiada tylko jednemu z przypadków, w których właściciel znaku towarowego nie może zabronić jego używania. Obecnie dopuszczone jest każde użycie znaku towarowego, które ma na celu wskazanie lub odniesienie się do towarów lub usług jako towarów lub usług danego znaku towarowego.
Podsumowanie
Wyrok C-361/22 to niewątpliwie przeszłość, która obecnych sporów już nie dotyczy. Jednak w doskonały sposób pokazuje on, jak bardzo znaki towarowe są powiązane z rynkiem, na którym funkcjonują. Nieustannie zmieniająca się rzeczywistość wokół nas – przedsiębiorców i konsumentów, dynamiczna gospodarka i sytuacja polityczna wymagają elastyczności, by funkcjonujące w tej rzeczywistości prawo mogło być w sposób prawidłowy egzekwowane.
O ile w momencie ustalania treści art. 6 Dyrektywy 89/104, a następnie Dyrektywy 2008/95 zasadnym mogło być tak wąskie ujęcie sytuacji, w których użycie znaku towarowego bez zgody właściciela było dozwolone, tak w obecnych realiach rynkowych byłoby to ograniczenie zbyt restrykcyjne. – Sposoby wykorzystywania znaków towarowych są obecnie tak różne, że jedynie otwarty katalog ograniczeń skutków znaku towarowego może jednocześnie chronić uprawnionego, nie blokując przy tym funkcjonowania rynku. Dziś więc działanie Buongiorno Myalert SA prawdopodobnie nie wzbudziłoby dyskusji, ani nie doprowadziłoby do postępowania aż na poziomie Trybunału. Należy zatem cieszyć się, że europejski prawodawca dostrzega konieczność uelastycznienia przepisów z tak specyficznego zakresu jak własność intelektualna i stara się dbać o spójność obowiązujących regulacji z potrzebami rynku.
Grafika:
"a hand holding a white business card against a purple background" w serwisie Unsplash.
Pl. Trzech Krzyży 10/14
00-499 Warszawa
tel: (+48) 22 299 60 70
ul. Marokańska 2s lok 4
03-977 Warszawa
tel: (+48) 579 066 338
Copyright © 2020 - Hasik Rheims & Partners
Desing by Agnieszka Kruszewska