„Think different” than Apple - czyli o tym, jak uchronić się przed wygaszeniem znaku towarowego

Rejestracja znaku towarowego przyznaje szereg uprawnień, ale także pociąga za sobą obowiązek używania oznaczenia. Jeśli właściciel znaku nie realizuje swojego prawa wyłącznego, może zostać pozbawiony ochrony. Przekonał się o tym Apple, który utracił prawo do wyłącznego używania sloganu „Think different” na terenie UE. W wyroku oddalającym sprzeciw Apple wobec decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia trzech unijnych znaków towarowych Sąd doprecyzował, w jaki sposób uprawnieni powinni używać znaków, aby uchronić się przed wygaszeniem praw.

Wygaśnięcie znaku towarowego ze względu na brak rzeczywistego używania

W myśl art. 58 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego UE Wygaśnięcie prawa właściciela unijnego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu […], w przypadku gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany w Unii w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany. Art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. przewiduje analogiczne przesłanki wygaśnięcia prawa do krajowego znaku towarowego.

Zarówno w unijnych, jak i polskich przepisach przewidziano wyjątek, zgodnie z którym nieużywanie znaku towarowego z ważnych powodów nie powoduje wygaśnięcia prawa, jednak w większości przypadków zasada ta znajdzie zastosowanie.

Zazwyczaj z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa występuje konkurent właściciela znaku, który chce korzystać ze znaku podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego. Wniosek podlega jednak oddaleniu, jeżeli właściciel znaku wykaże, że używał znaku w „w sposób rzeczywisty” w okresie pięciu lat przed datą złożenia wniosku.

Przytoczone powyżej przepisy nie zawierają definicji legalnej „rzeczywistego używania”, dlatego przesłanek spełnienia tego wymogu należy szukać w orzecznictwie. Sąd orzekający w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zarejestrowanych na rzecz Apple znaków towarowych „Think different” sformułował kolejne istotne kryterium w tym zakresie.

Historia znaków „Think different”

Apple w 1997, 1998 i 2005 r. uzyskał prawa z rejestracji trzech słownych unijnych znaków towarowych „Think different”, m.in. dla sprzętu komputerowego (w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej). Ten slogan, jakkolwiek prosty i gramatycznie niezgrabny, stanowił centralny punkt legendarnej kampanii reklamowej prowadzonej przez Apple’a w latach 1997-2002. Widniał na bilbordach przedstawiających fotografie m.in. Pablo Picasso, Johna Lennona i Jima Hensona. Po 2002 r. hasło  „Think different” pojawiało się m.in. incydentalnie na stronie internetowej Apple i było umieszczane na etykiecie znajdującej się na tylnej stronie opakowania komputera iMac.

14 października 2016 r. Swatch AG, szwajcarski producent zegarków, złożył w EUIPO wnioski o stwierdzenie wygaśnięcia trzech znaków towarowych „Think different”. Swatch wskazał, że Apple przez pięć lat nie używał znaków w sposób rzeczywisty. Na marginesie warto dodać, że Swatch AG od kilku lat wykorzystuje w kampaniach reklamowych podobnie brzmiące hasło – „Tic different”.

W odpowiedzi na zarzuty przeciwnika Apple próbował udowodnić rzeczywiste używanie znaków towarowych. W tym celu przedstawił m.in. nieopatrzone datą zdjęcia etykiety umieszczanej na tyle opakowań komputera iMac. Widnieją na niej informacje techniczne, kod kreskowy oraz słowa „Macintosh. Think different.”

24 sierpnia 2018 r. EUIPO stwierdziło wygaśnięcie trzech znaków w zakresie wszystkich towarów z klasy 9, a Izba Odwoławcza EUIPO utrzymała tę decyzję w mocy.

Apple zaskarżył decyzję i wskazał m.in., że EUIPO błędnie wprowadziło nowe wymogi, zgodnie z którymi znak jest rzeczywiście używany, tylko wówczas, gdy jest wykorzystywany w oderwaniu od innych znaków towarowych, znajduje się w odpowiednim miejscu na towarze lub opakowaniu i jest zapisany dużą czcionką.

8 czerwca 2022 r. Sąd oddalił skargę Apple na decyzję o stwierdzeniu wygaśnięcia znaków (T-26/21 i T-28/21) i wyjaśnił, że znak towarowy jest „rzeczywiście używany”, jeżeli wskazuje na pochodzenie towaru. Ten wymóg może zostać spełniony również, jeśli znak jest wykorzystywany wspólnie z innymi znakami towarowymi. Jednak w każdym przypadku niezbędne jest, aby znak był przedstawiony na towarze lub opakowaniu w widocznym miejscu i w odpowiednio dużym rozmiarze. Zdaniem Sądu wyłącznie znaki używane w taki sposób umożliwiają odróżnienie danych towarów od innych towarów tego samego rodzaju. Z powyższych przyczyn Sąd uznał, że umieszczanie znaku „Think different” na tylnej etykiecie opakowań komputerów iMac nie stanowi „rzeczywistego używania” znaku. W opinii Sądu tak używany znak nie spełnia podstawowej funkcji wskazywania na handlowe pochodzenie towarów.  

Dodatkowo Sąd potwierdził utrwalone w orzecznictwie stanowisko, że renoma znaku towarowego nie wpływa na ocenę spełnienia przesłanek do wygaszenia prawa.

Lekcje dla właścicieli znaków towarowych

Z wyroku w sprawie Apple wynika, że, aby uchronić się przed wygaszeniem prawa, uprawniony powinien umieszczać znak towarowy na produkcie lub opakowaniu w widocznym miejscu i w odpowiednio dużym rozmiarze. Należy jednak podkreślić, że niewiadomą pozostaje, jakie umiejscowienie i wielkość znaku urzędy i sądy będą uważały za wystarczające dla stwierdzenia, że znak towarowy jest używany „w sposób rzeczywisty”. Ocena tych wymogów będzie dokonywana indywidualnie w każdej sprawie.

Warto pamiętać, że analizowany wyrok dotyczy jedynie kilku kryteriów oceny wykazania rzeczywistego używania znaków towarowych i właściciele praw wyłącznych powinni brać pod uwagę także inne wymogi dotyczące metod uchronienia się przed wygaszeniem znaku. Cennych wskazówek w tym zakresie dostarcza m.in. „Wspólny komunikat dotyczący używania znaku towarowego w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany” wypracowany przez urzędy krajowe ds. własności intelektualnej wraz z EUIPO w ramach „Programu Konwergencji”. Komunikat został opublikowany 15 października 2020 r., a zawarte w nim wskazówki obowiązują dla postępowań wszczętych po 15 stycznia 2021 r.

Link do Wspólnego Komunikatu: https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-files/PL_CP8%20Common%20Communication%20Final.pdf