al. J. Ch. Szucha 16/18
00-582 Warszawa
tel: (+48 22) 299 60 70
office@hrp.pl
  • Blog


Ostatnie wpisy


Rejestracja przestrzennego znaku towarowego według Trybunału Sprawiedliwości – wnioski ze sprawy GÖMBÖC

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („Trybunał”) kolejny raz wypowiedział się w sprawie przestrzennych znaków towarowych. W wyroku z 20 kwietnia 2020 r.[1] odpowiedział na pytania prejudycjalne zadane przez sąd najwyższy Węgier („Kúria”) w sprawie odmowy rejestracji krajowego przestrzennego znaku towarowego.

 Gömböc

Sprawa dotyczyła przedmiotu w kształcie przedstawionym na poniższej fotografii, czyli gömböc (w języku węgierskim słowo „gömb” oznacza kulę).

 Skąd pomysł na rejestrację tego nietypowego kształtu? Historia gömböc zaczyna się w 1995 r., kiedy rosyjski matematyk V. Arnold poruszył kwestię możliwości istnienia wypukłego, trójwymiarowego i jednorodnego ciała, które spoczywając na płaskiej powierzchni ma tylko jeden stabilny i jeden niestabilny punkt równowagi. Istnienie przedmiotu teoretycznych dotychczas rozważań udowodnione zostało w 2006 r. przez węgierskich naukowców Gábora Domokosa, inżyniera i wykładowcę Uniwersytetu Techniczno-Ekonomicznego w Budapeszcie oraz jego byłego ucznia - Pétera Várkonyiego, architekta i zdobywcę srebrnego medalu podczas Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej w 1997 r.[2] Gömböc to nic innego jak przedmiot uosabiający te właściwości.

Pierwszy gömböc wydrukowany został w technologii druku 3-D z przezroczystego tworzywa sztucznego aby pokazać, że nie zawiera w środku żadnej dodatkowej przeciwwagi. Co istotne, gömböc występuje w wielu wariantach, których większość ma kształt najbardziej zbliżony do kuli. Obecnie na całym świecie produkowane i wprowadzane do obrotu są liczne wersje gömböc.

Okoliczności sprawy

Spółka Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. z siedzibą w Budapeszcie („Gömböc”) złożyła w 2015 r. w Węgierskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej („Urząd”) wniosek o rejestracje gömböc jako przestrzennego znaku towarowego (numer zgłoszenia M1500325) dla „wyrobów dekoracyjnych” w klasie 14, „wyrobów dekoracyjnych ze szkła i ceramiki” w klasie 21 i „zabawek” w klasie 28 Klasyfikacji Nicejskiej.[3] Urząd odmówił rejestracji w całości, gdyż zgodnie z prawem węgierskim[4] nie są rejestrowane oznaczenia, które składają się wyłącznie z:

  • kształtu wynikającego z charakteru samych towarów;
  • kształtu towaru niezbędnego do uzyskania zamierzonego efektu technicznego – podstawa odmowy rejestracji podniesiona w stosunku do towarów z klasy 28;
  • kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru – podstawa odmowy rejestracji podniesiona dla towarów z klasy 14 i 21.[5]

Co istotne, oceniając zdolność rejestrową Urząd skupił się na wiedzy o właściwościach i funkcjach kształtu gömböc, którą przeciętny konsument mógł uzyskać za pośrednictwem witryny internetowej zgłaszającego[6] oraz dzięki sporemu rozgłosowi, którym zjawiskowy przedmiot cieszył się w mediach.

Zgłaszający odwołał się od decyzji odmownej Urzędu. Ponieważ w pierwszej i drugiej instancji oddalono roszczenia Gömböc przeciwko decyzji Urzędu, spółka wniosła skargę o ponowne rozpatrzenie tej decyzji do Kúrii.

Pytania prejudycjalne

Kúria powzięła szereg wątpliwości w sprawie, zawiesiła postępowanie i zwróciła się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

  • Czy art. 3 ust. 1 [lit. e) ppkt (ii)] dyrektywy 2008/95/WE[7] należy interpretować w ten sposób, że w przypadku oznaczeń składających się wyłącznie z kształtu towaru:
  • badanie, czy kształt jest niezbędny do uzyskania zamierzonego efektu technicznego, może zostać przeprowadzone jedynie na podstawie przedstawienia graficznego figurującego w rejestrze
  • czy można brać pod uwagę również sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców?

Innymi słowy, czy można brać pod uwagę to, że właściwy krąg odbiorców wie, że kształt, którego dotyczy wniosek o rejestrację, jest niezbędny do uzyskania zamierzonego efektu technicznego?

  • Czy art. 3 ust. 1 [lit. e) ppkt (iii)] Dyrektywy 2008/95/WE należy interpretować w ten sposób, że podstawa odmowy ma zastosowanie do tych oznaczeń składających się wyłącznie z kształtu towaru, co do których można ustalić, w oparciu o sposób postrzegania towaru przez nabywcę lub o posiadaną przez niego wiedzę o przedstawionym graficznie towarze, czy kształt zwiększa znacznie wartość towaru?
  • Czy art. 3 ust. 1 [lit. e) ppkt (iii)] Dyrektywy 2008/95/WE należy interpretować w ten sposób, że podstawa odmowy ma zastosowanie do oznaczeń składających się wyłącznie z kształtu:
  • który, ze względu na swój indywidualny charakter, już korzysta z ochrony udzielanej wzorom, lub
  • którego estetyka sama z siebie zwiększa w pewien sposób wartość towaru?

Kształt a zamierzony efekt techniczny

Odpowiadając na pierwsze pytanie Trybunał potwierdził, że przed dokonaniem odmowy rejestracji oznaczenia, które zdaniem właściwego organu składa się wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania zamierzonego efektu technicznego, organ ten musi przeprowadzić dwustopniowe badanie.

Po pierwsze, odpowiednio ustalić należy zasadnicze właściwości zgłoszonego znaku przestrzennego. Można tego dokonać w drodze zwykłej analizy wzrokowej znaku w zgłoszonej formie lub też w drodze pogłębionego badania, w ramach którego pod uwagę mogą być brane elementy przydatne w ocenie, takie jak badania rynku i ekspertyzy, czy też inne dane dotyczące wcześniej przyznanych w związku z danym towarem praw własności intelektualnej.

Kolejnym krokiem powinno natomiast być określenie, czy powyższe właściwości pełnią funkcję techniczną towaru. Podstawa odmowy rejestracji przewidziana w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) Dyrektywy 2008/95/WE może mieć zastosowanie, gdy przedstawienie graficzne kształtu towaru pozwala na dostrzeżenie tylko części tego kształtu, o ile ta widoczna część wspomnianego kształtu jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego tego towaru, lecz sama w sobie nie jest wystarczająca do uzyskania takiego efektu.

Trybunał stwierdził ponadto, że sposób postrzegania zgłoszonego znaku przez właściwy krąg odbiorców może co najwyżej być pomocny w ustaleniu jego zasadniczych właściwości, ale już nie przy ocenie, czy właściwości te umożliwiają uzyskanie efektu technicznego. Zdaniem Trybunału nie można bowiem wykluczyć, że właściwy krąg odbiorców  nie będzie posiadał wystarczającej wiedzy o funkcjach technicznych rozpatrywanego towaru i sposobie ich uzyskania. Ich wiedza w powyższym zakresie może być skażona elementami subiektywnymi, które mogą potencjalnie stać się źródłem niepewności co do jej wiarygodności i dokładności.

Trybunał podkreślił, że właściwy organ powinien brać pod uwagę wyłącznie informacje obiektywne, sprawdzone i wiarygodne, w tym w szczególności opisy towaru przedłożone podczas dokonania zgłoszenia znaku towarowego, dane dotyczące wcześniej przyznanych praw własności intelektualnej, badań rynku i ekspertyz dotyczących funkcji towaru, czy też jakąkolwiek odpowiednią dokumentację, taką jak publikacje naukowe, katalogi i witryny internetowe opisujące funkcje techniczne towaru.

Kształt a wartość towaru

Odpowiadając na drugie pytanie Trybunał orzekł, że zastosowanie przepisu art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) Dyrektywy 2008/95/WE jako podstawy odmowy rejestracji opiera się na obiektywnej analizie, mającej na celu wykazanie, że rozpatrywany kształt ze względu na swe własne właściwości wywiera tak istotny wpływ na atrakcyjność towaru, że fakt zastrzeżenia korzyści z niego dla jednego przedsiębiorstwa zakłóciłby warunki konkurencji na danym rynku.

Zdaniem Trybunału, obiektywne i wiarygodne elementy muszą potwierdzać, że wybór danego towaru przez konsumentów jest w znacznej mierze związany z jedną lub wieloma właściwościami kształtu zgłoszonego znaku. Właściwości techniczne lub powszechna znajomość danego towaru nie mają w tym wypadku znaczenia. Trybunał stwierdził, że niezależnie od oceny, na którą zasługuje kształt gömböc z estetycznego punktu widzenia, jego wartość znacznie się zwiększyła wskutek okoliczności, że kształt ten, z którego zgłoszony znak wyłącznie się składa, stał się namacalnym symbolem odkrycia matematycznego. Podkreślić w tym miejscu również należy, że kształt zwiększający znacznie wartość towaru nie jest jedynie kształtem posiadającym wyłącznie wartość ozdobną czy artystyczną.

Podsumowując, określoną w przepisie art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) Dyrektywy 2008/95/WE podstawę odmowy rejestracji można zastosować, jeżeli z obiektywnych i wiarygodnych elementów wynika, że wybór konsumentów dotyczący zakupu danego towaru jest w znacznej mierze determinowany właściwością znacząco zwiększającą jego wartość. Innymi słowy, innych właściwości (jak np. właściwości techniczne albo znajomość towaru wśród odbiorców) nie bierze się w tym wypadku w ogóle pod uwagę.

Kształt a wzór i estetyka

Odpowiadając na trzecie pytanie Trybunał stwierdził, że art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) Dyrektywy 2008/95/WE należy interpretować w ten sposób, że podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w tym przepisie nie należy systematycznie stosować do oznaczenia tworzonego wyłącznie przez kształt towaru, gdy oznaczenie to jest przedmiotem ochrony na podstawie prawa wzorów lub gdy oznaczenie jest tworzone wyłącznie przez kształt wyrobu dekoracyjnego.

Prawo Unii Europejskiej w dziedzinie własności intelektualnej nie stoi na przeszkodzie współistnieniu kilku podstaw ochrony prawnej. Okoliczność, że postać towaru jest już chroniona jako wzór, nie wyklucza by oznaczenie tworzone przez kształt towaru korzystało z ochrony na podstawie prawa znaków towarowych, o ile tylko spełnia przesłanki rejestracji jako znaku towarowego.

Zdaniem Trybunału wcześniejsza ochrona danego kształtu jako wzoru wspólnotowego nie powinna równać się automatycznej odmowie rejestracji danego kształtu jako przestrzennego znaku towarowego. Normy prawa w zakresie wzorów wspólnotowych i znaków towarowych są względem siebie niezależne i nie istnieje między nimi żadna hierarchia.

Trybunał stwierdził również, że opierając się  na podstawie prawnej wskazanej w pytaniu prejudycjalnym nie można odmówić ochrony wyłącznie z tego powodu, że zgłoszony do rejestracji znak tworzony jest wyłącznie przez kształt towaru (w przedmiotowej sprawie „wyroby dekoracyjne” w klasie 14 i „wyroby dekoracyjne ze szkła i ceramiki” w klasie 21). Aby można było zastosować podstawę prawną odmowy wskazaną w pytaniu prejudycjalnym konieczne jest, by z obiektywnych i wiarygodnych elementów wynikało, że wybór dokonywany przez konsumentów na korzyść danego towaru jest w znacznej mierze determinowany jedną lub kilkoma właściwościami tego kształtu.

Zdaniem Trybunału, w żadnym wypadku nie można wykluczyć, że znaczna wartość danego towaru wynika w rzeczywistości z okoliczności innych niż tylko jego kształt, takich jak w szczególności historia jego opracowania, sposób wytwarzania, w zależności od tego, czy jest on przemysłowy, czy rzemieślniczy, zawarte w nim materiały, potencjalnie rzadkie lub kosztowane, czy też tożsamość ich projektanta.[8]

Podsumowanie

Wydane przez Trybunał orzeczenie niewątpliwie rozwiewa część wątpliwości związanych z procedurą rejestracji przestrzennych znaków towarowych. Przede wszystkim rzuca światło na relację między obiektywną a subiektywną oceną funkcji technicznych określonego kształtu i zakresem, w jakim kształt danego przedmiotu wpływa na jego wartość w rozumieniu przepisów prawa.

Wyrok stanowi również, że choć percepcja i wiedza konsumentów może być przydatna w ocenie podstawowych cech zgłoszonego oznaczenia, to jednak ocena spełnienia przesłanek odmowy rejestracji powinna być przedmiotem obiektywnej analizy.

Trybunał rozstrzygnął także kwestię kumulacji ochrony opartej na różnych podstawach prawnych, przyjmując, że jednoczesna ochrona oparta na wielu podstawach prawnych jest dopuszczalna.

Sprawa rejestracji gömböc jako przestrzennego znaku towarowego wróci teraz wraz z odpowiedziami Trybunału do Kúrii, na której rozstrzygnięcie przyjdzie nam jeszcze poczekać.

 

[1] wyrok Trybunału z 23 kwietnia 2020 r. w  spawie o sygn. akt: C237/19 (Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Vs. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala);

[2] zob. więcej na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6mb%C3%B6c oraz https://www.focus.pl/artykul/zolwie-salto;

[3] Porozumienie Nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 63, poz. 583);

[4] przepis art. 2(2)(b) védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény [ustawy nr XI z 1997 r. o ochronie znaków towarowych i oznaczeń geograficznych (Magyar Közlöny 1997/27) (zwanej dalej „Ustawą o znakach towarowych”)];

[5] zgodnie z przepisem art. 122 ust. 1 Ustawy o znakach towarowych zapewnia ona transpozycję do prawa węgierskiego dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych;

[6] dostępna pod adresem https://gomboc-shop.com/;

[7] zob. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (dalej „Dyrektywa 2008/95/WE”; zastąpiona 15 stycznia 20119 r. przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436

z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych;

[8] zob. pkt 60 wyroku Trybunału z 23 kwietnia 2020 r. w  spawie o sygn. akt: C‑237/19 (Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. vs. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala).

Piotr Łuczak
radca prawny
Do jego zainteresowań należy głównie prawo znaków towarowych, prawo autorskie, jak również zagadnienia związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji i legal tech.

Intellectual property
and media law professionals.

al. J. Ch. Szucha 16/18
00-582 Warszawa

tel: (+48) 22 299 60 70
tel: (+48) 579 066 338
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2020 - Hasik Rheims & Partners