Nowa rzeczywistość, te same zasady - rozstrzygnięcie sporu o MetaBirkins

Ława przysięgłych w Nowym Jorku rozstrzygnęła jedną z pierwszych spraw sądowych dotyczących relacji pomiędzy znakami towarowymi a NFT. 8 lutego 2023 r. orzekła, że Mason Rothschild naruszył prawa do znaków luksusowego domu mody Hermès poprzez emisję i sprzedaż kolekcji NFT MetaBirkins (Hermès International, et al. v. Mason Rothschild, 1:22-cv-00384 (SDNY)). Tym samym ława przysięgłych uznała, że tradycyjne znaki towarowe przyznają uprawnienia także w świecie wirtualnym, przynajmniej wielkim światowym markom.

Aby zrozumieć znaczenie decyzji ławy przysięgłych, warto zarysować kontekst, w którym doszło do sporu pomiędzy artystą i domem mody.

Birkin Hermèsa

Torebka Birkin jest najlepiej sprzedającym się produktem w ofercie Hermèsa. Została zaprojektowana w 1984 roku, a jej nazwa pochodzi od nazwiska piosenkarki i aktorki Jane Birkin, która podczas lotu żaliła się siedzącemu obok dyrektorowi zarządzającemu Hermèsa, że nie może znaleźć odpowiedniej torby podróżnej. Mimo że cena standardowego modelu wynosi $12,000, torebka cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Jej kultowy kształt jest rozpoznawalny nie tylko dla miłośników mody.

Torebka Birkin

Hermès jest właścicielem licznych znaków towarowych związanych z torebką Birkin zarejestrowanych dla towarów w klasie 18 klasyfikacji nicejskiej, obejmującej między innymi wyroby ze skóry.

Moda na NFT

Jak podaje Financial Times w 2021 roku rynek NTF osiągnął wartość 40 miliardów dolarów. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w wirtualnej przestrzeni pojawiają się nowe cyfrowe towary, w tym zdigitalizowane projekty luksusowych marek modowych. Ich przykłady mogliśmy oglądać podczas „Metaverse Fashion Week”, czyli pierwszego w pełni cyfrowego pokazu mody, który odbył się w marcu 2022 roku na platformie Decentraland.

Zauważając wzmożenie aktywności w nowej wirtualnej przestrzeni niektóre firmy, w tym Chanel, Dolce & Gabbana i Burberry, zgłosiły do rejestracji tak zwane „cyfrowe znaki towarowe”, czyli oznaczenia dla odpowiednio zdefiniowanych towarów w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej (np. plików cyfrowych do pobrania, uwierzytelnionych za pomocą tokenów NFT). Inni, w tym francuski dom mody Hermès, nie podjęli żadnych aktywnych działań.

Metabirkins Rothschilda

Jednak bierność Hermèsa nie oznacza, że flagowe projekty tej marki nie doczekały się swoich cyfrowych odpowiedników.

W grudniu 2021 roku Sonny Estival, występujący pod pseudonimem Mason Rothschild, stworzył kolekcję MetaBirkins, czyli 100 NFT przedstawiających torebki Birkin pokryte sztucznym futrem w różnych wariantach kolorystycznych. Konsumenci mogli kupować NFT (czyli unikalne tokeny^[1] oparte na blockchainie^[2], które potwierdzają prawo własności do MetaBirkins) na platformie LooksRare.

Przykładowe oferty NFT MetaBirkins

Hermès reaguje

Działalność Rothschilda nie umknęła uwadze Hermèsa. Kilka dni po wypuszczeniu kolekcji artysta otrzymał od luksusowego domu mody wezwanie do zaprzestania naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe i natychmiastowego wycofania MetaBirkins ze sprzedaży. Rothschild odmówił spełnienia żądań Hermèsa, twierdząc, że Pierwsza Poprawka do amerykańskiej Konstytucji daje mu wszelkie prawo do tworzenia sztuki opartej na interpretacjach otaczającego go świata.

W odpowiedzi Hermès wniósł do sądu federalnego w Nowym Jorku pozew przeciwko Rothschildowi, zarzucając mu naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, fałszywe oznaczenie pochodzenia produktów, rozwodnienie znaku towarowego, cybersquatting i popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji powodujących uszczerbek dla renomy domu mody. Zdaniem Hermèsa rozpowszechnianie MetaBirkins miało wprowadzać konsumentów w błąd co do pochodzenia towarów, a dodatkowo wpływać niekorzystnie na toczące się prace nad wyemitowaniem NFT Hermèsa. Dom mody chciał uzyskać od Rothschilda odszkodowanie uwzględniające zyski ze sprzedaży NFT oraz zażądał udzielenia zabezpieczenia poprzez zakazanie artyście dalszego używania jego znaków towarowych.

Podczas burzliwego procesu Rothschild wyjaśniał, że kolekcja MetaBirkins jest formą krytyki dla okrucieństwa wobec zwierząt związanego z produkcją skórzanych torebek Hermèsa. Pozwany twierdził, że MetaBirkins są twórczą ekspresją chronioną przez Pierwszą Poprawkę i powinny być oceniane jako dzieła sztuki. Porównywał wirtualne torebki do słynnych prac Andy'ego Warhola przedstawiających puszki z zupą, które nie były autoryzowane przez firmę Campbell. Z kolei Hermès przekonywał ławę przysięgłych, że Rothschild powinien być oceniany jako przedsiębiorca, a nie artysta oraz że NFT MetaBirkins są bardziej zbliżone do kart handlowych niż do dzieł sztuki, takich jak Mona Lisa.

Ocena ławy przysięgłych

Decyzją z 8 lutego 2023 roku ława przysięgłych rozstrzygnęła spór na korzyść Hermèsa. Oceniła, że używanie przez Rothschilda znaków towarowych francuskiego domu nie stanowiło chronionej wypowiedzi artystycznej, tylko celowe działanie mające na celu wywołanie wśród konsumentów skojarzenia z popularnymi torebkami Birkin. Jednocześnie wskazała, że oznaczanie MetaBirkins chronionymi znakami towarowymi mogło wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów.  Z tych przyczyn ława przysięgłych orzekła, że Rothschild naruszył prawa ochronne na znaki towarowe Hermèsa, spowodował rozwodnienie tych znaków, a także dopuścił się cybersquattingu polegającego na zarejestrowaniu i używaniu w złej wierze domeny wykorzystującej znak towarowy Hermèsa. Uznała także, że działania Rothschilda nie były objęte Pierwszą Poprawką. W związku z tym ława przysięgłych zobowiązała Rothschilda do zapłaty na rzecz Hermèsa odszkodowania w wysokości $ 133,000.

Pełnomocnik Rothschilda skwitował wyrok słowami: „to wspaniały dzień dla wielkich, luksusowych marek i straszny dzień dla artystów i Pierwszej Poprawki” i zapowiedział, że wniesie apelację do sądu wyższej instancji.

Co oznacza ten wyrok?

Decyzja ławy przysięgłych sugeruje, że istniejące przepisy dotyczące znaków towarowych są wystarczająco elastyczne, aby chronić prawa właścicieli marek w odniesieniu do NFT. Po pierwsze, do naruszeń praw wyłącznych w świecie wirtualnym można stosować dotychczasowe testy, takie jak ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i naruszenia renomy oraz wyważenie interesów stron w świetle  Pierwszej Poprawki. Po drugie, prawo wyłączne na znak towarowy zarejestrowany wyłącznie dla przedmiotów materialnych obowiązuje także w świecie wirtualnym. Mimo że omawiany wyrok może jeszcze zostać zmieniony w apelacji, można przypuszczać, że już teraz będzie zniechęcał osoby trzecie do celowego powielania w świecie cyfrowym znanych znaków towarowych w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Nie jest nadal rozstrzygnięte, czy używanie w świecie wirtualnym mniej rozpoznawalnych znaków towarowych będzie oceniane w ten sam sposób.

Nie ma także pewności, jak podobne sprawy będą rozstrzygane w Europie, gdzie argumenty stron będą ważyć sędziowie, a nie ława przysięgłych. Wyrok sądu amerykańskiego jest jednak ważną wskazówką, jakie ryzyka warto brać pod uwagę.

^[1] Token to cyfrowa jednostka wartości wyemitowana przez organizację działającą w społeczności blockchain.

^[2] Blockchain (eng. łańcuch bloków) to rejestr zdecentralizowanych danych, które są bezpiecznie współużytkowane. Zapisy w rejestrze, dokonywane kolejno w formie bloków informacji, nie są przechowywane na centralnym serwerze, do którego mają dostęp wszyscy użytkownicy, ale na komputerach użytkowników na całym świecie. Możliwe jest dodawanie nowych bloków danych do blockchaina, ale poprzednie bloki nie mogą zostać usunięte lub zmienione. Gwarantuje to wiarygodność informacji przechowywanych w rejestrze.